DOMINIO, MARCA Y DENOMINACIÓN SOCIAL

TacklegalGeneralmente a la hora de iniciar una actividad, es fácil caer en el error de confundir Marca/nombre comercial, denominación social y dominio. No es la primera vez que he oído el comentario de si tienes un dominio, ¿para qué quieres una marca? o confundir marca registrada denominación social. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y se ha de tener protección para cada uno de ellos, antes de invertir en la imagen de la actividad. Como ya se avanzó en la entrada Marcas y Nombres comerciales debemos tener ciertos criterios a la hora de su registro, pero profundicemos un poco más.

En primer lugar, debemos diferenciar entre Nombre comercial y Marca. El primero de ellos, está destinado a identificar productos o servicios frente al resto. Es decir, cada producto o servicio que vayamos a ofrecer en el mercado, deberá estar identificado. Mientras que el Nombre comercial, va a identificar a una empresa, a distinguirla frente a las demás que puedan desarrollar actividades similares.

Por otro lado, la denominación social identifica en el tráfico jurídico a un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte.

Por último, los dominios, son nombres dados a las direcciones numéricas de IP para que resulte más fácil su diferenciación y localización en los buscadores.

Ahora bien, ¿Qué relación hay entre unos y otros?

Según la Ley de Marcas, entre los derechos que una marca o nombre comercial registrada posee, se encuentra poder prohibir usar la misma en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Es decir que si solicitas un dominio que se encuentra libre, si existe una marca previa, su titular podrá prohibirte su uso por mucho que el registro de dominio estuviera libre.

¿Y qué podemos decir sobre la relación entre Marca y Denominación social?

Pues mientras el articulo 9 d) nos indica que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

“El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”

La Disposición adicional decimocuarta indica que el Registro mercantil provincial deberá verificar si la denominación social de la persona jurídica coincide o puede originar confusión con alguna con una marca o nombre comercial renombrados:

“Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”

Es decir que a pesar de que el Registro mercantil central haya concedido una denominación social, una Marca ya existente puede impedir la inscripción.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se ha retirado el termino notorio, dejando solo la referencia a “renombrados”.

Recuerda el RD-Ley que:

“A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”

De forma similar también se pronuncia el Reglamento de Registro Mercantil cuando indica que no podrá inscribirse sociedad con denominación que aun cuando ésta no figure en el Registro Mercantil Central, al Registrador les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Literal que hay que interpretar en el mismo tenor que la Ley de Marcas:

“Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”

Por todo ello, es importante conocer todos estos los detalles antes de iniciar tu actividad y estar bien asesorado para evitar disgustos en el futuro y gastos indeseados.

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PROPIEDAD INTELECTUAL. LA FOTOGRAFÍA

Hace tiempo que el mercado nos facilita dispositivo que hace que fotografiar todo lo que encontramos en nuestro camino, sea uno de nuestra pasiones. Más allá de aquellos que cuentan con equipos precisamente destinados a la fotografía, los dispositivos móviles han permitido convertirnos en aspirantes a fotógrafos del momento a muchos de nosotros. Dispositivos con doble cámara, estabilización óptica de imágenes y un largo etcétera, hace la delicias de los amantes de los fotografía del aquí te pillo, aquí… lo fotografío.

Pero ¿conoces los derechos que pudieras tener por dichas fotografías, si consideras sacar provecho de las mismas?

A este respecto, es posible que conozcas que según la ley de propiedad intelectual, se trata como autor a la persona natural que crea alguna obra ya sea literaria artística o científica y que como indica dicha ley:

son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”

Donde tiene cabida claro está, la fotografía. Más concretamente:

 “las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía”.

Pero sin embargo, no todas las fotografías son iguales, mejor dicho, no todas las fotografías cuentan con los mismos derechos.

Y esto es así porque la ley pretende otorgar mayor protección a aquellas fotografías que reúnen las condiciones para ser considera obra fotográfica diferenciándola de la mera fotografía. Así nos lo recuerda  el artículo 128 de la LPI

“Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.”

De esta manera deberemos diferenciar entre obra y mera fotografía acudiendo a criterios que nos ha aportado la jurisprudencia. Son principalmente la necesidad de un mayor grado de creatividad y de originalidad. Un esfuerzo creativo por parte del autor y que de alguna manera refleje la personalidad del mismo que se aleje de la mera reproducción de la imagen. Corresponde al autor una labor de creación e ideación artística.

De esta manera, es necesario un esfuerzo intelectual (hablamos de talento, ingenio invectiva…) que haga de la fotografía una creación artística o intelectual. La calificación de obra fotográfica no dependerá del objeto fotográfico, ni de la corrección técnica.   A modo de ejemplo, no será suficiente con “pintar con luz” un objeto para que la fotografía sea considerada como obra, al no contar con altura creativa. Será necesario algo más para ello.

Por tanto, si nuestra fotografía es considerada como obra fotográfica, contaremos con los derechos de autor, es decir derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), derechos morales y otros derechos de los que podrá hacer uso durante toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento

Mientras como decíamos más arriba, la mera fotografía contará con derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública solamente y con una duración de veinticinco años.

AYUDA PARA EL FOMENTO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

En el día de ayer, se publicó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas para acogerse a esta subvención cuyo objetivo es estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos de utilidad así como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas entidades del  sector privado que han emprendido la búsqueda de mercados fuera de España y de Fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas físicas a través de patentes o de modelos de utilidad.

Podrán ser beneficiarios:

  • Para solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en el Exterior:
  1. Persona con domicilio en España.
  2. Persona física, pequeña o mediana empresa (PYME), gran empresa privada, Institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público.
  3. El solicitante debe haber realizado directamente o a través de un representante tercero la solicitud de patente y/o modelo de utilidad en el extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países, la vía europea a través de lo previsto en el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes siempre y cuando el derecho de prioridad unionista traiga causa de una solicitud de patente o modelo de utilidad presentada ante la OEPM, traiga causa de una solicitud internacional PCT presentada ante la OEPM, en calidad de Oficina Receptora o bien que se trate de dicha solicitud internacional PCT, o traiga causa de una solicitud de patente europea presentada en la OEPM o bien que se trate de dicha solicitud europea presentada en la OEPM. Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad Españoles.
  • Para solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en España:
  1. Persona con domicilio en España
  2. Persona física o pequeña o mediana empresa (PYME).
  3. Solicitud directamente o a través de una representante tercera alguna de las siguientes actividades: a) solicitud de un modelo de utilidad español. b) la solicitud y la realización del Informe de búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica (IET) para las solicitudes de patentes españolas. c) la solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud internacional PCT cuyo Informe de Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con anterioridad al Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).

La concesión de la subvención se realizará en concurrencia competitiva y ambas líneas serán compatibles entre ellas.

La formalización y presentación de solicitudes se tiene que realizar por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es) y el plazo de presentación de solicitudes es del 26 de abril al 25 de mayo de 2017.

Más información en la propia Resolución convocatoria firmada 2017

DISEÑO INDUSTRIAL. DETALLES QUE MARCAN DIFERENCIA

diseno-tacklegalLo primero que debemos saber, es a qué podemos llamar diseño industrial.

Generalmente trata sobre la apariencia que tiene un producto o su ornamentación. Es decir los aspectos más visibles de un producto y aunque el producto pueda tener alguna característica técnica o funcional, ésta no debe ser el verdadero objeto de un registro por Diseño Industrial. De tal manera que si quisiéramos registrar un producto por su característica técnica o funcional, no sería posible. Deberíamos acudir al registro de Patente o Modelo de Utilidad para proteger ese aspecto técnico o funcional.

A modo de ejemplo, podríamos registrar un botijo. La función técnica del botijo podría ser, mantener el agua lo más fresca posible pero esta cualidad técnica no nos permitiría registrar como Diseño industrial al Botijo. Para ello, sería necesario que tuviera una aparecía u ornamentación diferente a otros botijos.

¿Y cómo debe ser esa apariencia para permitir ser registrada como Diseño Industrial?

En primer lugar, debe ser un diseño no visto, es decir nuevo que no haya otro diseño igual. Y en segundo lugar debe tener carácter singular. Esto es, según el artículo 7 de la Ley de Diseño industrial:

  1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
  2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Es decir que el usuario informado debe apreciar la diferencia con otro diseño.

En cuanto al carácter de novedad, es importante que el Diseño Industrial, hasta su registro, se mantenga de forma confidencial para evitar que pierda dicho carácter de nuevo. De ahí que a la hora de trabajar con terceros (por ejemplo el propio fabricante de nuevo producto) adquiera importancia los acuerdos de confidencial que se recomienda en todo caso, para evitar posibles inconvenientes a futuro.

A este respecto, sí que hay que mencionar que existe un periodo de gracia que se otorga a aquellos que si bien no solicitaron su registro antes de dar a conocer su producto al público,  aun no ha transcurrido más de 12 meses. Este periodo de gracia está pensado para el sector moda, por ejemplo, donde se lanza colecciones de forma asidua y se desea registrar solo aquellos diseños que realmente una vez puesto en el mercado, triunfan.

El inconveniente en estos casos, es que no se tienen derechos exclusivos sobre el diseño durante ese periodo, por lo que siempre es más recomendable su registro desde el inicio.

Por otro lado, a la hora de registrar, hay que tener claro quién va a ser el titular del Diseño. Puede ser que el diseñador no sea el titular por trabajar este por encargo, por lo que será importante contar con un contrato en el que se refleje con claridad la titularidad de los derechos. También debe tenerse en cuenta que el diseñador del producto podría beneficiarse automáticamente de la protección que otorga el derecho de autor respecto de los dibujos del diseño original, y este aspecto debe también reflejarse en el contrato.

Es de interés también conocer que sobre los Diseños industriales, acordar licencias de uso que puede ser otra forma de monetizar tu registro.

Recordad que la duración de los derechos otorgados por el registro de diseño, es de 5 años en España si bien puede ser renovado hasta los 25 años.

Por último, la solicitud de un diseño industrial puede ser compatible con los derechos otorgados por otras vías. De esta manera, es compatible con el derecho que se concede por propiedad intelectual a un autor (si hubiera altura creativa) y es posible en algunos casos, su registro compatible con marca tridimensional o modelo de utilidad. También podría ser protegible por competencia desleal.

Por tanto y a modo de resumen, si cuentas con un posible Diseño Industrial deberas:

  1. Reflejar bajo contrato quien es el titular del Diseño ( en el supuestos de encargo del diseño a tercero)
  2. Firmar contrato de confidencialidad con terceros.
  3. Valorar si es registrable bajo otras modalidades de forma conjunta.
  4. Decidir si registrarlo ya o esperar a hacerlo dentro de los primeros 12 meses.( cuidado con perder el principio de novedad para otras modalidades)
  5. Firmar contrato de licencias cuando así sea necesario.

MARCAS Y NOMBRE COMERCIALES: ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

A la hora de registrar una marca, no solo hay que pensar en el signo que nos resulte más atractivo (más allá de lo que desde el área de marketing nos puedan indicar). Lo fundamental, es lograr la distinción con otros signos distintivos.

Efectivamente, a la hora de solicitar una marca, se puede caer en la tentación de intentar registrar apresuradamente las palabras, las imágenes, las letras, cifras… que más nos hayan gustado para identificar nuestro productos y servicios sin plantearnos realmente si será posible que el registrador nos concedan la marca solicitada.

Es necesario, en primer lugar consultar si existe ya nombres comerciales o marcas tanto nacionales, comunitarias como internacionales con el mismo nombre o similar (si hay coincidencia gramatical, fonética, conceptual, si hay coincidencia en clases…). Si bien, no hay que obviar otros posibles inconvenientes que pueden plantearse a la hora de registrar nuestra marca.

Veamos que otros aspectos debemos tener en cuenta:

En primer lugar, debemos fijarnos si pudiera existir algún nombre de dominio registrado previamente, ya que de ser así también podría acarrearnos problemas a la hora de hacer efectivo el uso de la marca, amparándose el titular del dominio en la mala fe de quien a posteriori solicitó la marca.

A este respecto, de igual modo sería conveniente evitar el registro de marcas que coincidan o sean semejantes con la denominación social de una persona jurídica si la misma, puede generar riesgo de confusión.

En segundo lugar, hay que evitar elegir signos que puedan inducir a error o engaño al público, lo que impedirá su registro ante la oficina. Como nos recuerda la propia ley de marcas, no podemos registrar los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Cabe la posibilidad también que te ofrezcan adquirir una marca o nombre comercial ya existente y que te interesa para tu actividad, ojo de igual modo con la posibilidad de inducir a error o engaño al público del mismo modo..

Por último, debemos saber que si deseamos registrar el nombre de una persona, será necesario solicitar la debida autorización de aquella (en el caso de que claro está, el nombre no sea el nuestro propio).  Tampoco podremos registrar el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que para la mayoría de la gente, identifique a una persona distinta del solicitante. Ten en cuenta también la importancia de las marcas renombradas o notorias que extienden sus derechos más allá de lo que pueda contenerse registrado en la oficina correspondiente.

Recuerda que la principal función de registrar una marca o un nombre comercial, es distinguir tus productos y servicios de los de tu competencia, por lo que la inobservancia de los aspectos recogidos en este post como de otros no menos importantes, puede llevar al traste con tus buenas intenciones.

El plazo para registrar por ejemplo una marca nacional es de aproximadamente de 3 a 4 meses por lo que si inicias la actividad con una marca aun no registrada y es denegada finalmente o se presentan escritos de oposición o acciones judiciales, sufrirás un retraso inesperado y un coste económico adicional que tenias contemplado.

Por lo tanto, es importante estar bien asesorado ante la tramitación de una solicitud de registro de marca o nombre comercial a efectos de evitar perder tanto tiempo valioso como dinero.